美国联邦巡回上诉法院成立于1982年。在此之前，美国专利商标局的上诉案件由美国海关和专利上诉法院审理，美国地方法院专利诉讼的上诉案件则由地区巡回法院审理。由于不同的上诉法院可能对各种专利问题做出不同的判决，因此国会在华盛顿哥伦比亚特区设立了联邦巡回上诉法院，以统一对专利判决的审查。美国最高法院很少审理专利案件，且法律规定所有专利相关事务的上诉案件必须由联邦巡回上诉法院审理。因此，联邦巡回上诉法院是美国专利法律的主要来源。历史上，联邦巡回上诉法院审理的案件中，约有1/3为专利案件。

　　联邦巡回上诉法院目前有16位法官（12位在任法官，4位半退休法官），他们具有不同的背景和经验，多位法官拥有技术学位，大多数法官配备有拥有技术学位和/或专利经验的司法助理，以帮助其审理案件。因此，联邦巡回上诉法院是一个独特的上诉法院，其法官具有专利法和技术标的专业知识和经验。

　　联邦巡回上诉法院最近宣布了几项重要判决，值得各公司了解其相关信息，因为这些判决可能对他们的业务和知识产权战略产生潜在影响。2008年，联邦巡回上诉法院审理了Bilski案（该案件目前正由美国最高法院进行审理）；2009年，联邦巡回上诉法院就2宗全院联席审理案件做出判决：Cardiac Pacemakers, Inc. 诉 St. Jude Medical, Inc.案，576 F.3d 1348和Abbott Laboratories 诉 Sandoz, Inc.案，566 F.3d 1282。此外，联邦巡回上诉法院对Ariad Pharmaceuticals, Inc.诉 Eli Lilly & Co.案的全院联席审理判决将于2010年公布。　
　　
　　Bilski诉Kappos案：

　　可授予专利的客体

　　2008年，在Bilski案, 545 F.3d 943中，联邦巡回上诉法院对于可授予专利的客体设定了一项新的检验标准。法院认为，根据美国法典第35章第101条规定，方法通过“机器或转换检验”才具有专利性，即方法必须依附于特定机械或设施，或将某一物品转化为其他状态或物品。法院判定，其所主张的权利要求涉及商品交易中对冲风险管理的方法，因此未能通过。

　　Bilski就联邦巡回上诉法院的判决向美国最高法院提出上诉。美国最高法院批准了调卷令，以确定联邦巡回上诉法院采用的“机器或转换检验”的适当性。Bilski认为，最高法院先例对第101条做出了极其广泛的解释，仅禁止就自然规律、物理现象和抽象思维授予专利。美国专利商标局的代理人回应，尽管第101条含义广泛，但其对专利保护范围施加了重要的限制。因此，美国专利商标局认为，专利法保护技术和工业生产方法，但不保护组织人类活动的方法。　　　

　　美国最高法院预计于2010年春季宣布Bilski案的判决。同时，联邦巡回上诉法院将继续使用“机器或转换”检验标准——在本文提及的3个案件中，该标准驳回了其中2个案件所提出的主张，但却判定第三个案件所主张的治疗方法具有专利适格性。Bilski在商业方法、计算机软件和生物技术领域具有举足轻重的作用，因此，最高法院对Bilski案的判决可能对整个技术领域的专利战略产生深远的影响。

　　Cardiac Pacemakers, Inc.诉St. Jude Medical, Inc.案：

　　美国法典第35章271（f）条款

　　美国法典第35章271（f）条款规定了当专利发明部件由美国实体提供且用于国外组装时构成专利侵权的诉讼理由。在Cardiac Pacemakers, Inc.诉 St. Jude Medical, Inc.案， 576 F.3d 1348中，联邦巡回上诉法院经过全院联席审理做出判决认为，美国法典第35章271（f）条款不适用于方法权利要求。联邦巡回上诉法院批准了被告方要求全院联席重审的请求，以确定美国法典第35章271（f）条款是否适用于方法权利要求以及产品权利要求。根据其意见，法院认为，步骤是“符合271（f）条款要求的方法或方法权利要求的‘组成部分’，但并非实施方法所采用的物理组成部分。”因此，法院判定，将心脏除颤器运往国外并没有侵犯271（f）条款下的心脏刺激方法的权利要求。

　　联邦巡回上诉法院认为， 271（f）条款不适用于该案件，因为涉案的方法权利要求只有无形的步骤，且条款中的“提供”一词是指有形物体的物理转移。如此一来，联邦巡回上诉法院推翻了Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. 诉 Shell Oil Co.案，425 F.3d 1366 （联邦巡回上诉法院，2006年）陪审团的判决，该判决认为第271（f）款适用于催化剂的出口及在国外使用专利方法。

　　考虑到国会颁布271（f）条款旨在弥补法律漏洞，禁止侵权人将未组装的专利产品运往国外进行组装，且271（f）条款的立法史上“几乎没有对方法专利保护的任何援引”，因此联邦巡回上诉法院认为其裁决完全符合271（f）条款。

　　联邦巡回上诉法院进一步遵循了最高法院在Microsoft Corp. 诉 AT&T Corp.，550 U.S. 437（2007）案中的推论，并在得出271（f）条款不适用于方法权利要求的结论之前，采取了治外法权的无效推定。2007年，最高法院判定，根据271（f）条款，当在国外复制并进行组装以组成一个可能侵犯AT&T专利的系统时，母盘并非一个“部件”。换言之，根据271（f）条款，从有形复制件中提取的软件本身并不是有形制造物的组成部分。在得出这一结论前，法院指出：“对于Microsoft行为不属于271（f）条款范围的任何疑问（在国外复制母盘），将通过治外法权无效推定进行解决。”

　　因此，基于联邦巡回上诉法院全院联席审理对法律的解释，根据271（f）条款，通过将产品从美国运往国外，公司可能会免于承担侵犯方法权利要求的责任。

　　Abbott Laboratories 诉 Sandoz， Inc.案：过程特征表征的产品权利要求

　　在Abbott Laboratories诉 Sandoz, Inc.案，566 F.3d 1282中，联邦巡回上诉法院采纳了Atlantic Thermoplastics Co.诉Faytex Corp.案，970 F.2d 834 （联邦巡回上诉法院，1992年）的判决，对方法限定产品权利要求的范围进行了解释，并推翻了 Scripps Clinic & Research Foundation 诉Genentech, Inc.案, 927 F.2d 1565， 1583 （联邦巡回上诉法院，1991年）判决中不一致的部分。联邦巡回上诉法院认为，方法限定产品权利要求中的方法用语将对权利要求起到限制作用。为了支持这一判决，法院全院联席审理的多数意见引证了最高法院的先例以及相关巡回上诉法院的判例法，认定最高法院一贯主张在方法限定产品权利要求中对产品进行定义的方法用语将产生可执行的限制作用。

　　方法限定产品的权利要求是有专利性的，这一点毫无疑问。法院全院联席审理的多数意见只讨论该权利要求是否被利用所主张方法之外的其他方法所制造的产品侵权，而法院判定该权利要求没有受到该等侵权。

　　权利要求解释是专利分析的必要基础，且通常是专利诉讼中最具争议的问题，因此，了解Abbott Laboratories案对于专利组合中具有方法限定产品权利要求的公司来说非常重要。

　　Ariad Pharmaceuticals, Inc. 诉 Eli Lilly & Co.案：书面说明和可实施性

　　去年8月21日，联邦巡回上诉法院批准了对Ariad Pharmaceuticals，Inc. 诉 Eli Lilly & Co.案，560 F.3d 1366进行全院联席重审的请求。法院撤消了原来的陪审团判决——该判决驳回了地方法院的裁决，并批准了Lilly要求进行依法裁决的动议，判定Ariad专利不符合美国法典第35章第112条的书面说明要求。具体而言，法院判定专利说明书没有表明发明人掌握了广泛主张的发明。由于法院判定因缺少书面说明导致权利要求无效，因此案件没有涉及可实施性问题。

　　Linn法官撰写了并存意见，他在该意见中专门提出了“书面说明是否应成为可实施性之外的独立要求”这一问题，指出：“我在意见中单独提及该问题旨在强调我认为将单独的书面说明要求嫁接到第112条第1款是不明智的。”（Ariad案，560 F.3d，第1380页 Linn法官并存意见）。 他还指出：“这是一个尚未解决的重要问题。如果该案就可实施性理由做出判决，则我们将被迫触及这一问题。”

　　法院要求当事方解决以下问题：（1）美国法典第35章第112条第1款是否包含了可实施性要求之外的单独书面说明要求。（2）法令是否对单独书面说明要求进行了规定，该要求的范围和目的是什么。律师协会和各公司提出了20多项法庭之友意见。2009年12月7日进行了口头辩论，判决将于2010年宣布。

　　业界迫切地期待联邦巡回法院对这一重要案件的判决。如果法院判定书面说明并非第112条下可实施性之外的独立问题，则其将对权利要求的专利性（特别是生物技术行业）产生深远的影响。

　　联邦巡回法院近期宣布的一些重要判决和审理的一些重要案件，可能对拥有美国专利的中国公司产生深远影响。因此，中国公司应密切关注美国最新的法律动态，以制定适合公司的专利战略。（转载自知识产权报）